Uno de los trámites administrativos más importantes a la hora de constituir una empresa es el registro de la marca. Si bien el registro de los derechos de propiedad industrial no es obligatorio, sí es recomendable, ya que protege la marca de la compañía frente a terceros y permite explotar su actividad de manera diferenciada.
Sin embargo, existen diversas circunstancias que podrían llevar a que una marca quedase invalidada, entre las cuales destaca la mala fe. A continuación, te explicamos en qué consiste y qué implicaciones tiene.
¿Qué es la mala fe en el registro de marca?
Desde el punto de vista jurídico, la mala fe hace referencia a la ausencia de buena fe, un elemento ético de contenido negativo. Es una manera de conducta que se realiza de manera consciente y sin error de una persona a la hora de realizar unos hechos o actos jurídicos, en la que disimula, omite u oculta ciertos aspectos para obtener beneficios personales.
No se trata, por tanto, de un hecho objetivo, sino de algo que se puede deducir del comportamiento de una determinada persona. A nivel jurídico rige el principio de buena fe, regulado en el artículo 7.1 del Código Civil, y que consiste en el estado mental de honradez, de convicción, de verdad o exactitud en un asunto, hecho u opinión. Es decir, se presupone buena fe en la conducta de las personas, de manera que la mala fe debe ser demostrada de forma adecuada.
En el caso del registro de una marca, la mala fe se produce cuando una persona ha actuado de forma fraudulenta o con poca ética profesional a la hora de registrar su marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
La casuística de registros fraudulentos es muy amplia, y abarca a muchas personas, desde el socio, distribuidor o licenciatario que registra la marca hasta el trabajador, extrabajador o competidor que la utiliza en beneficio propio.
Cuándo se considera que ha habido mala fe registral
Si bien la ley no define el concepto ni establece criterios para determinar cuándo se ha actuado de mala fe, la doctrina sí identifica una serie de indicios aceptados por la doctrina mayoritaria, que son los siguientes:
- Si se sabe que un tercero está utilizando un signo idéntico o similar.
- Si el signo que se pretende registrar ya ha adquirido cierto renombre.
- Si el objetivo es que un tercero continúe utilizando el signo.
- En realidad, no se tiene la intención de utilizar la marca que se está registrando.
- Se realiza el registro de la marca para impedir que la competencia lo comercialice ahora o en un futuro.
- No hay una lógica comercial en la presentación de la solicitud del registro.
Implicaciones de la mala fe en el registro de una marca
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece el principio de buena fe registral, y prevé la nulidad absoluta en el registro de una marca cuando la solicitud en la que se basó hubiese sido presentada de mala fe.
No obstante, la competencia en materia de nulidad de una marca por mala fe es exclusiva de los tribunales de justicia. Esto quiere decir que aunque la OEPM tenga el convencimiento de que una solicitud de marca se ha realizado de mala fe, no podrá denegar la marca de oficio por esta razón, ni en sede de oposiciones o recurso.
En este caso, la persona afectada deberá interponer la correspondiente demanda y solicitar la anulación de la marca por mala fe. No obstante, también podrá reclamar su titularidad, en cuyo caso se deberá plantear una acción reivindicatoria ejercitable ante los tribunales de justicia, tal y como establece el artículo 2.2 de la Ley de Marcas.
La nueva normativa para proteger tu marca
El próximo 14 de enero de 2023 entrará en vigor la reforma de Ley de Marcas con el fin de adaptarla a la Directiva (UE) 2015/2436. Entre sus principales novedades, será la OEPM quien asumirá la competencia administrativa directa en materia de registro de marcas. Entre otras cosas, esto quiere decir que la propia OEPM decretará por vía directa la nulidad o caducidad de una marca, ya sea por mala fe o por cualquier otro motivo.
De esta manera, el conflicto se podrá resolver por procedimiento administrativo directamente, sin necesidad de acudir a los tribunales. Se trata de una nueva vía administrativa que debería resolver los procedimientos más ágilmente, tratando de desincentivar la mala fe en el registro de marcas.
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